不久前,广东省高级人民法院(下称广东高院)发布一批知识产权惩罚性赔偿典型案例,其中一起外观设计专利侵权纠纷案入选。
该案中,广东高院二审判决认定东莞市安某惠照明科技有限公司(下称安某惠公司)在本公司以及关联公司相继因侵犯他人专利权被提起侵权诉讼并达成和解后,仍继续制造、销售、许诺销售外观相同的侵权产品,构成故意侵权且情节严重,应适用惩罚性赔偿。在安某惠公司构成举证妨碍的情况下,广东高院依法参考原告深圳市超某三科技股份有限公司(下称超某三公司)的主张和证据确定安某惠公司的侵权获利为7.92万元,并以该侵权获利作为基数,适用2倍的惩罚性赔偿,最终确定安某惠公司赔偿超某三公司28.76万元。
在业内专家看来,该案充分利用举证妨碍的证据规则,裁量确定惩罚性赔偿的基数,对类案的审理具有参考意义,体现了人民法院加大创新成果保护力度、依法适用知识产权惩罚性赔偿的鲜明立场。
起诉企业重复侵权
企查查企业信息查询平台显示,超某三公司是一家集 LED灯具、散热器研发、生产、销售于一体的国家级高新技术企业、创业板上市公司,在LED灯具、散热器领域具有较高知名度,其系名为“投光灯”的外观设计专利权利人。安某惠公司成立于2017年9月,经营范围包括研发、产销室内外照明产品及其配件等。
luck官网下载安卓记者在采访中了解到,两家公司的争议最早可追溯到2017年。当时,超某三公司以专利侵权为由,将安某惠公司及其关联公司深圳市安某惠照明科技有限公司(下称深圳安某惠公司)等多名被告共同起诉至广东省深圳市中级人民法院(下称深圳中院)。深圳安某惠公司随后针对涉案专利提起专利权无效宣告请求,不过其请求并未获支持。2018年6月20日,国家知识产权局经审理作出无效宣告审查决定,维持涉案专利权有效。
2018年12月20日,在深圳中院的主持下,超某三公司与安某惠公司、深圳安某惠公司等多家公司分别达成和解。安某惠公司承诺签订调解协议后,若再次侵犯涉案专利,愿意承担更重的法律责任。
2020年6月,超某三公司发现安某惠公司制造、销售、许诺销售的投光灯产品与前述案件被诉侵权产品外观一致,涉嫌侵犯涉案专利权,遂将安某惠公司诉至广州知识产权法院,请求以安某惠公司的侵权获利作为基数对其适用惩罚性赔偿。
对此,安某惠公司认为,该案被诉侵权产品与涉案专利在卡扣形状、发光面尺寸形状、反光罩形状、电源盒形状等7处细节方面不相同也不近似。此外,安某惠公司还认为,涉案专利构成现有设计,并向法院提交了1份投光灯类产品现有设计检索报告,其中载有7份外观设计专利说明书。
明确适用惩罚性赔偿
广州知识产权法院围绕被诉侵权设计是否落入涉案专利权利要求保护范围,以及被诉侵权行为是否成立等多个焦点问题进行了公开审理。
经审理,广州知识产权法院认为,将被诉侵权设计与涉案专利设计进行比对,两者整体形状、结构、长宽比例基本一致,仅灯珠的数量及排列略有差异,在整体视觉效果上无实质性差异,构成相似,被诉侵权产品落入涉案专利权利要求保护范围。此外,将被诉侵权产品与上述7份现有外观设计专利进行比对,被诉侵权设计与各比对设计的主体形状,包括正面发光区设置、背面散热格栅的形状及整体造型均差别较大,整体视觉呈现效果不同。上述专利文件不足以证实被诉侵权产品落入涉案专利权利要求保护范围的设计属于惯常设计。
鉴于安某惠公司主观上具有侵犯涉案专利权的故意,重复实施专利侵权的行为,且侵权时间长,属于侵权情节严重的情形,广州知识产权法院支持了超某三公司提出的适用惩罚性赔偿的请求,在综合全案用于证明安某惠公司侵权主客观情况证据的基础上酌情确定超某三公司经济损失为10万元,并适用惩罚性赔偿确定安某惠公司赔偿超某三公司30万元。
一审判决后,安某惠公司不服,上诉至广东高院。
最终,广东高院结合在案证据认定,在对被诉侵权设计与涉案专利进行综合判断后,难以认定两者的整体视觉效果存在实质性差异,被诉侵权设计与涉案专利近似,落入涉案专利权利要求保护范围。安某惠公司明知自己的行为侵权但追求或放任侵权结果发生,且采取规避法律的方式重复侵权,形成了相当的侵权规模,造成了较为严重的侵权后果,因此,该案可以适用惩罚性赔偿。
精准确定赔偿金额
该案中,超某三公司向一审法院提交了详细的书面意见,明确赔偿总金额为80万元,并提出了依照其实际损失626.4万元或依照安某惠公司的侵权获利63.36万元确定赔偿基数。对于赔偿倍数,超某三公司认为因安某惠公司重复侵权、恶意侵权、情节严重,赔偿倍数应在2至5倍。
二审中,广东高院经审理认为,根据《最高人民法院关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》第五条等相关规定,专利案件适用惩罚性赔偿,计算基数原则上应依据原告的实际损失数额、被告因侵权所获得的利益或者参照该专利许可使用费的合理倍数确定。此外,在被告违反证据披露义务,构成举证妨碍的情况下,法院也可以参考原告的主张和证据确定惩罚性赔偿数额的计算基数。但是,法定赔偿的数额不能作为确定惩罚性赔偿数额的计算基数。该案中,一审法院综合在案证据直接酌定安某惠公司向超某三公司赔偿经济损失10万元,再以此作为惩罚性赔偿的基数,实质上是以法定赔偿数额作为惩罚性赔偿的计算基数,适用法律有误。
经合议庭释明之后,超某三公司明确选择以安某惠公司的侵权获利63.36万元作为计算惩罚性赔偿的基数。在合议庭责令安某惠公司限期提交被诉侵权产品销售资料、公司财务账册资料,用于查明其侵权获利情况,并告知若其不按时提交上述材料应承担相应的不利法律后果的情形下,安某惠公司拒绝了提交相关证据。
综上,广东高院参考超某三公司的主张和证据确定惩罚性赔偿数额的计算基数。经审核认定,安某惠公司的侵权获利为7.92万元。广东高院以侵权获利金额作为基数,适用2倍的惩罚性赔偿,最终确定安某惠公司赔偿超某三公司经济损失23.76万元及合理开支5万元。
在业内专家看来,知识产权法定赔偿与惩罚性赔偿是基于不同的背景、法理和价值设立的两种不同的损害赔偿制度,该案明确了知识产权惩罚性赔偿的基数不可为法定赔偿数额,但可适用裁量的侵权获利确定,对法定赔偿与裁量性赔偿进行了清晰的区分,以典型案例的方式强调了惩罚性赔偿基数确定的要求,对于准确适用惩罚性赔偿有示范意义。(本报记者 姜旭)
(编辑:刘珊)
(luck官网下载安卓独家稿件,未经授权不得转载。)